Dal 29 dicembre 2022 è possibile presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) domanda di dichiarazione di nullità e/o cancellazione di un marchio registrato.
Il 29 novembre 2022, infatti, è entrato in vigore il regolamento esecutivo del Decreto n. 180 del 19 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche al Decreto n. Provvedimento n. 33 del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010 relativo all’attuazione della legge sulla proprietà industriale emanata con decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, avente lo scopo di disciplinare le procedure di nullità e cancellazione dei marchi davanti alla International Merchandise Federation.
Si tratta di un provvedimento che gli operatori del settore attendevano da tempo, visto che le procedure amministrative per la confisca o la dichiarazione di nullità dei marchi nazionali sono state introdotte nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019, di attuazione della Direttiva europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (cd “Pacchetto di riforma del marchio”), inserita nel Capo IV del Codice della proprietà industriale, Sezione II-bis, intitolato “Confisca e Annullamento dei marchi registrati Consiste negli articoli 184 bis e seguenti.
Le ragioni sulle quali può fondarsi la domanda di annullamento o di nullità della legge
Si può presentare domanda di cancellazione di un marchio se il marchio nel corso del commercio è diventato il nome generico di un prodotto o servizio, ha perso in altro modo il suo carattere distintivo, è diventato ingannevole o fuorviante o è esistito.
D’altra parte, un marchio può essere invalidato
- Motivi assolutiCiò significa assenza di obbligo di registrazione ovvero nel caso di marchi costituiti da una forma o da altre caratteristiche di un prodotto, marchi e stemmi contenenti simboli ed emblemi, marchi privi di carattere distintivo, marchi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, marchi ingannevoli ovvero quelli esclusi dalla registrazione ai sensi della normativa europea e nazionale;
- Terra relativas, nel caso in cui esista un diritto anteriore su marchi identici o simili, ovvero sia registrato da un agente o rappresentante senza il consenso del titolare o giustificato motivo.
Soggetti legittimati a presentare la domanda
I soggetti legittimati a chiedere la cancellazione o l’invalidazione sono:
- In caso di invalidità assoluta, ogni interessato,
- In caso di nullità relativa, il titolare di un marchio anteriore o la persona legalmente autorizzata ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, e qualora la domanda di marchio sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso o giustificato motivo del titolare, è titolare del marchio in questione.
Implementazione
La domanda di cancellazione o decadenza deve riguardare un unico marchio e può essere presentata per uno o più diritti anteriori dello stesso titolare e deve contenere, a pena di inammissibilità, l’identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione del marchio, l’identificazione del marchio e la motivazione (Ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’eccezione).
La domanda deve inoltre indicare i prodotti e servizi per i quali è presentata la domanda. In mancanza di tale indicazione, la domanda si intenderà riferita a tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio contestato.
La domanda deve essere allegata ad essa
- documenti comprovanti i fatti asseriti;
- Documenti comprovanti l’idoneità, se del caso;
- Documento di nomina, se del caso, in caso di nomina di un agente.
Il diritto di presentare documenti in un secondo momento non può essere riservato.
La domanda si considera ritirata se la tassa (500 euro) non è stata pagata e inammissibile se non è scritta in lingua italiana.
Azione
Se la richiesta è ammissibile, l’UIBM dà comunicazione alle parti e le informa dell’avvio del procedimento e della possibilità di pervenire ad un accordo transattivo entro due mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’inizio del procedimento, eventualmente prorogabili più volte su richiesta congiunta delle parti per un periodo massimo di un anno.
In mancanza di accordo, al titolare del marchio contestato sono concessi altri 60 giorni per fornire riscontro e, se del caso, depositare istanza di prova d’uso.
Decorso tale termine, se il titolare del marchio contestato presenta le proprie argomentazioni e l’eventuale richiesta di prova dell’uso, l’UIBM le trasmette al richiedente, con termine di 60 giorni per la replica. Allo scadere del termine, l’UIBM concede al titolare del marchio altri 60 giorni per rispondere. Se, invece, il titolare del marchio non ricorre in cassazione, l’UIBM procede con la decisione.
L’UIBM emetterà la propria decisione entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi eventuali periodi di sospensione.
Le decisioni dell’UIBM e le loro implicazioni
Al termine del procedimento di annullamento o di nullità, l’UIBM può emettere un provvedimento:
- In piena accettazione della domanda, e dichiarando la nullità o l’invalidità del marchio per tutti i beni o servizi oggetto della registrazione originaria;
- Nella parziale accettazione/rifiuto della domanda, dichiarando la nullità o invalidità del marchio in quanto relativo a determinati beni o servizi oggetto della registrazione originaria;
- Rigetto della domanda
- L’ordine di trasferire la proprietà della registrazione al proprietario se la richiesta è stata presentata dall’agente o dall’agente senza il consenso del proprietario o una giustificata scusa se richiesta.
Una decisione UIBM può contenere un ordine con costi nella gamma di 600 EUR.
Nel caso di una registrazione internazionale, l’UIBM notifica la decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Le decisioni sono comunicate alle parti, sono pubbliche e sono annotate nell’apposito registro tenuto dall’UIBM.
La cancellazione o la nullità della registrazione di un marchio è efficace nei confronti di tutti quando è annunciata con provvedimento dell’UIBM divenuto esecutivo.
La cancellazione di un marchio ha effetto dalla data di deposito della domanda di cancellazione o, su richiesta del richiedente, dalla data precedente in cui si è verificato uno dei motivi di cancellazione.
La nullità di un marchio decorre dalla data di registrazione del marchio.
gravità
Tutte le decisioni dell’UIBM sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Ricorsi.
La decisione del Consiglio è impugnabile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nei casi di errori nell’applicazione delle norme relative alle procedure e nei casi di errori nell’applicazione della legge.
Rapporti tra procedimenti amministrativi e procedimenti giudiziari
È inammissibile una domanda giudiziale avente lo stesso oggetto, gli stessi fatti costitutivi e con le stesse parti depositata contestualmente all’istanza di decadenza/annullamento del marchio dinanzi all’UIBM e viceversa.
Commento di Osborne Clark
Con il nuovo procedimento, il legislatore ha voluto introdurre il cosiddetto doppio binario, aprendo la strada, in alternativa al procedimento giudiziario, ai procedimenti amministrativi dinanzi all’UIBM
Si tratta di uno strumento che integra la procedura di opposizione già in essere e mira a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario, che auspicabilmente si tradurrà in tempi più brevi e minori costi, a sostegno della competitività delle imprese.
Si prega di contattare il solito contatto di Osborne Clarke per qualsiasi domanda tu possa avere.
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